Inteiro teor
PJE nº 1006291-24.2022.8.11.0041 (S) VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA, proposta por POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICA LTDA., em face de POLO ENGENHARIA LTDA., visando a abstenção da Ré de fazer uso do nome empresarial a título de estabelecimento. A parte Requerente aduz em síntese, que têm sido lesada pela parte Requerida seus direitos “conquistados com o registro da marca POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial” (INPI), sob o argumento de que atua há mais de 24 (vinte e quatro) anos no ramo de manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, dentre outras atividades secundárias, e que a parte Ré passou a utilizar a expressão “POLO ENGENHARIA” como elemento distintivo e diferenciador no mercado de consumo, desde 2017, de forma a acarretar possível confusão ao consumidor em razão do sinal “POLO”, assim como pelo fato de que atua no idêntico ramo atuação das atividades desenvolvidas pela parte Autora. Aduz ainda, que após ter notificado a parte Ré, esta requereu o registro da marca “ENGPOLO ENGENHARIA” ao INPI, bem como do ramo de atuação, de forma a violar a marca de propriedade da Autora em razão da identidade entre as atividades desempenhadas e do sinal distintivo das partes (“POLO”), e que mesmo apresentando oposição no processo administrativo de registro e tendo notificado a parte Requerida a fim de que cessasse o uso da expressão (POLO), não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a presente ação. Diante desses fatos, pugna em sede de tutela de urgência, seja determinada à parte Requerida que se abstenha de fazer “uso do nome empresarial, título de estabelecimento (POLO ENGENHARIA), marca (ENGPOLO ENGENHARIA) ou outras formas que eventualmente sejam utilizadas pela Ré e o termo “POLO” ou qualquer outra que se assemelhe à marca da Autora “POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS ®”, sob qualquer forma e/ou pretexto, em especial, mas não se limitando, em folders, panfletos, anúncios, elementos publicitários, mídia digital, redes sociais ou qualquer outro meio”, bem como, a parte Ré deverá desistir do processo da marca “ENGPOLO ENGENHARIA”, processo sob nº 925103543, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), ao fim, a condenação da parte Requerida ao pagamento a titulo de dano material (diminuição do faturamento e do lucro), dano moral (R$ 40.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios. Custas distribuição processual recolhida (Id. 77682765). Decisão (Id. 82785787), deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte Ré se abstenha de utilizar a marca/expressão “POLO” como elemento diferenciador de seus serviços e produtos postos no mercado de consumo, bem como de utilizar a marca em seu nome fantasia e razão social, e ainda por qualquer outro meio que possa vincular a marca a si ou causar confusões entre as empresas, sob pena de recair em multa diária em caso de descumprimento da ordem emanada, após, ordenou a citação da parte Requerida e designação de audiência de conciliação. Inconformada a parte Requerida agravou da decisão (Id. 85684381), que em apreciação no TJ/MT, indeferiu efeito suspensivo (Id. 87460630), ao fim, negou provimento ao recurso (Id. 102569842). Contestação foi apresentada (Id. 85670907), arguindo que a expressão isolada “POLO” tornou-se comum, evocativa para ramo de serviços, tendo em vista o seu significado pertencendo, portanto, ao domínio público, não podendo ser apropriado a título exclusivo. No mérito, relata alteração do nome comercial com uso da expressão nome fantasia “ENGPOLO ENGENHARIA”, divulgada para identificação dos serviços e nome empresarial “PL ENGENHARIA LTDA.”, e por fim, inexistência de dano de ordem material e moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos. Audiência de conciliação realizada no dia 04/07/2022, restou infrutífera, não conseguindo chegar autocomposição de acordo (Id. 88980298). Impugnação a contestação ofertada (Id. 96350728), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 103301453), ocasião em que a parte Ré manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 105161900), vez que a parte Autora pela produção de prova oral e documental (Id. 105250008). Sentença proferida (Id. 117253173), com Embargos Declaração parte Requerida (Id. 118171108), seguido Embargos Declaração pela parte Autora (Id. 118516842), Contrarrazões pela parte Ré (Id. 131915651), que em apreciação pelo Juízo, acolheu em parte os aclaratórios para reconhecer a omissão em relação aos danos materiais, passando a sentença a vigorar com a devida inclusão da apreciação dos danos materiais, ao qual restou improcedente o pedido (Id. 132096809). Inconformada a parte Autora interpôs Recurso Apelação (Id. 134473318), seguido Recurso Apelação pela parte Requerida (Id. 134500493), Contrarrazões recursais pela parte Autora (Id. 137545605), ao qual colocado em pauta para apreciação no TJ/MT, julgou monocraticamente o recurso e o proveu para declarar a nulidade da sentença recorrida, por consequência, determinou o retorno dos autos à comarca de origem, para que o magistrado de origem, profira nova decisão como bem entender de direito (Id. 161178806), com Embargos Declaração pela parte Autora (Id. 161178808), Contrarrazões pela parte Requerida (Id. 161178811), sendo rejeitado os aclaratórios (Id. 161178812). A parte Requerente manifestou fato novo evento superveniente (Id. 164578534), instada a parte Ré a manifestar (Id. 230681666), atendeu ao chamado (Id. 233528121). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de produção de prova oral e documental pela parte Autora, não vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas provas, vez que os documentos apresentados servem de base para o julgamento. Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional. INACOLHO pedido produção de prova oral e documental. Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a indenização por danos materiais e morais, em razão de ter constatado que a parte Requerida utiliza indevidamente a marca “POLO", causando confusão no mercado consumidor, desvio de clientela a ensejar os danos materiais e morais perseguidos. A parte Requerida, por sua vez, alega que a marca "POLO" é evocativa, de uso comum, com baixo grau de distintividade, o que mitiga a exclusividade do registro, e mesmo assim, pleiteou pedido ao INPI, alteração da marca para “ENGPOLO”, uma expressão distinta em suas marcas, inclusive na mesma classe NCL 35, sendo marcas das partes possuem elementos visuais e fonéticos suficientemente distintos para evitar confusão entre os consumidores, não havendo concorrência desleal no mercado, inexistem danos materiais ou morais a serem indenizados. POIS BEM. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de violação ao direito marcário da parte Autora pela parte Requerida, com a consequente configuração de concorrência desleal e dever de indenizar por danos materiais e morais. De acordo com o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei nº 9.279/1996), a propriedade da marca é adquirida com o registro, validamente expedido, assegurando ao titular seu uso excluso em todo o território nacional, sendo vedada, por força do art. 124, inciso XIX, a reprodução ou imitação de sinal distintivo suscetível de gerar confusão ou associação indevida. Não obstante, tal prerrogativa não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, insculpidos no art. 170 da Constituição Federal, a fim de assegurar, simultaneamente, a tutela da função distintiva da marca e a preservação da higidez do ambiente concorrencial. Analisando o conteúdo probatório dos autos, ficou devidamente demonstrado que a parte Requerente, de fato, atua no mercado de consumo desde 1997, conforme se afere do comprovante de situação cadastral (Id. 77669413) e contrato social juntado (Id. 77669414), assim como restou evidenciado o registro da marca “POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS” pela mesma perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), tendo como data de depósito 05/03/2012, concessão em 27/10/2015 e respectiva vigência até 27/10/2025 (Id. 77669416). Ainda, aliado a isso, tem-se o tempo de atuação no mercado de “construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica” corroborado também pelas Notas Ficais de Serviço acarreadas (Id. 77669425), sendo certo que a própria concessão do registro da marca precede à constituição da pessoa jurídica Requerida, de forma a prevalecer, o direito de precedência ao registro em favor da parte Autora (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96). A discussão limita-se ao uso indevido de marca registrada junto ao INPI e, por consequência, concorrência desleal. Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, Tema 950: "As questões acerca do 'trade dress' (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória" (REsp 1.527.232, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 13/12/2017). Contudo, não se há falar em deslealdade ou ilicitude na conduta da parte Ré, porque respaldada nos princípios constitucionais da atividade econômica, notadamente no da livre concorrência e no da defesa do consumidor (art. 170, CF). Neste caminho, a parte Requerida demonstrou que houve a alteração do nome comercial de “POLO ENGENHARIA LTDA.” para “PL ENGENHARIA LTDA.”, tendo como atividade econômica secundária divergente da parte Autora (manutenção e reparação de geradores, transformadores, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás e comércio atacadista de materiais de construção em geral), descrito cadastro PJ (Id. 85687656), bem como restou indeferido junto ao INPI, registro nome fantasia “ENGPOLO ENGENHARIA”, conforme alardeada pela própria parte Autora (Id. 164578534), ensejando na perda do objeto em relação a esse especifico pedido inicial. Sendo assim, comprovada a alteração cadastro Pessoa Jurídica da parte Requerida para nome empresarial “PL ENGENHARIA LTDA.” seguido de nome fantasia para “PL ENGENHARIA”, não mais subsiste a possibilidade de confusão entre os consumidores, vez que embora aparte Autora tenha relatado tal ocorrência, as evidências são insuficientes para comprovar efetiva confusão no mercado consumidor ou desvio de clientela. Neste contexto, reforço que a parte Ré durante o curso do processo, alterou sua razão social e nome fantasia para “PL ENGENHARIA”, cessando o uso da expressão "POLO" em sua denominação empresarial, o que demonstra boa-fé e reduz significativamente o risco de confusão entre as marcas. A concorrência desleal está prevista no artigo 195 da Lei nº 9.279/1996, que tipifica como crime, entre outras condutas, empregar meio fraudulento para desviar clientela de outrem (inciso III) e usar expressão ou sinal de propaganda alheia, ou imitá-los, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos (inciso IV). Para a configuração da concorrência desleal, é necessária a comprovação da má-fé na assunção de uma das posturas descritas no artigo 195 da LPI, especialmente o desvio de clientela. No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a prática de concorrência desleal pela parte Requerida, não restando demonstrado que a mesma tenha agido com má-fé ao utilizar o termo "POLO" em sua denominação. De igual modo, para admitir a convivência de marcas mesmo que semelhantes quando inseridas em classes distintas, desde que inexistente afinidade ou sobreposição de atividades apta a ensejar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. Confira-se: DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. MARCAS SEMELHANTES EM CLASSES DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [....] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/96) assegura ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129), desde que respeitadas as limitações legais. 4. A distinção de classes no INPI reduz significativamente o risco de confusão entre as marcas, pois indica áreas de atuação distintas das empresas. 5. A jurisprudência admite a coexistência de marcas semelhantes em classes diferentes, desde que não haja sobreposição de serviços que possa induzir o público a erro. 6. O termo “Excelência” possui caráter genérico e baixa distintividade, o que reforça a possibilidade de coexistência das marcas em diferentes segmentos. [...] 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O registro de marcas em classes distintas no INPI reduz o risco de confusão ao público consumidor e permite a coexistência dos sinais distintivos, salvo prova de sobreposição de serviços ou indução ao erro. 2. A restrição ao uso de marca semelhante deve observar a classe de registro e o potencial efetivo de confusão entre os serviços prestados. [...] (N.U 1002963-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 18/03/2025). Negritei Noutro giro, a aferição do risco de confusão deve ser realizada pela análise do conjunto-imagem (trade dress) e pela impressão global transmitida ao consumidor, e não pela fragmentação de palavras isoladas. Nesta trilha, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso dos autos, não restou comprovada a prática de ato ilícito pela parte Requerida, uma vez que o uso do termo "POLO" em sua denominação não configura violação ao direito marcário da parte Autora, considerando o baixo grau de distintividade da marca e a mitigação da exclusividade do registro, vez que as atividades desempenhadas no comercio revelar amplas e distintas, ao qual a parte Autora exerce atividade especifica de instalação e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, ao qual a parte Ré nas atividades manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, construção de estações e rede de distribuição de energia elétrica, instalação hidráulica, sanitárias e de gás, comércio atacadista de materiais de construção em geral. Nesta senda, a análise global dos sinais, sob a ótica do consumidor médio, evidencia que os elementos distintivos complementares são suficientes para diferenciar as marcas, sobretudo quando considerado o caráter evocativo do termo comum. A propósito: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DELIMITADA POR PROVA DOCUMENTAL E MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE EXPRESSÃO DE CARÁTER EVOCATIVO. BAIXO GRAU DE DISTINTIVIDADE. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE MARCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MONOPÓLIO SOBRE TERMO DE USO COMUM. ANÁLISE GLOBAL DOS SINAIS DISTINTIVOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS DIFERENCIADORES RELEVANTES ENTRE AS LOGOMARCAS, NOTADAMENTE QUANTO AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS ACESSÓRIOS, À IDENTIDADE VISUAL E À COMPOSIÇÃO GRÁFICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado uso indevido de marca no mesmo segmento econômico, reconhecendo o juízo de origem a inexistência de violação marcária diante do caráter evocativo do signo distintivo e da diferenciação entre os elementos identificadores das empresas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se o uso de expressão marcária evocativa, no mesmo ramo de atividade, aliado à diferenciação entre logomarcas, é suficiente para afastar a alegada violação ao direito de exclusividade e a concorrência desleal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência do acervo documental, indefere a produção de prova oral e julga antecipadamente a lide, ausente demonstração de prejuízo, em observância à instrumentalidade das formas. 4. O direito de exclusividade marcária (Lei nº 9.279/1996, art. 129) deve ser interpretado restritivamente quando se tratar de expressão evocativa, sugestiva ou de uso comum, cujo reduzido grau de distintividade impõe a convivência com sinais semelhantes no mercado. 5. A proteção jurídica da marca não recai sobre elementos isolados, mas sobre o conjunto distintivo, devendo a aferição da eventual colisão considerar a impressão global transmitida ao consumidor médio. 6. A diferenciação entre logomarcas especialmente quanto aos aspectos gráficos, visuais e compositivos constitui elemento relevante para afastar a sobreposição indevida de sinais distintivos, mesmo quando presente identidade parcial do elemento nominativo. 7. No caso concreto, o conjunto marcário evidencia distinções suficientes entre as identidades visuais das empresas, afastando a configuração de violação marcária e de concorrência desleal. 8. Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, restando inviáveis os pleitos indenizatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e inexistente prejuízo à parte. 2. Marcas formadas por expressões evocativas possuem proteção mitigada, não assegurando exclusividade absoluta ao titular. 3. A diferenciação entre logomarcas, aferida a partir do conjunto-imagem, é suficiente para afastar a configuração de violação marcária e de concorrência desleal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC, arts. 186, 422 e 927; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XIX, e 129; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.339.817/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 4ª Turma, j. 11.10.2022; TJMT, Ap 1002963-23.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025. (N.U 1024616-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026). Destaquei Quanto aos danos materiais, a parte Requerente não comprovou com claridade solar a ocorrência de prejuízos financeiros decorrentes da conduta da Ré, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Nessa linha de intelecção, embora a parte Autora possa alegar que, no curso da demanda, a Ré alterou sua denominação social e sua marca de fachada para “PL ENGENHARIA LTDA.”, interpretando tal fato como uma “confissão tácita” de ilicitude. Entretanto, reforço que a alteração do nome empresarial em face de litígio iminente ou em curso demonstra, em regra, postura preventiva e conciliatória, alinhada à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e à tentativa de evitar os custos e desgastes inerentes à disputa judicial. Tal conduta não configura, por si só, admissão de culpa, sobretudo quando o contexto probatório revela que o uso anterior não era revestido de ilicitude, em razão da mitigação da proteção conferida a marcas evocativas. Nessa ordem de ideias, em relação aos danos morais, não afere melhor sorte, embora o STJ reconheça que o dano moral por uso indevido da marca seja aferível in re ipsa, tal entendimento pressupõe a efetiva violação ao direito marcário, o que não restou configurado no caso em análise. Nesta esteira, resta comprovado que a parte Requerida jamais agiu de forma comissiva ou omissiva, não podendo ser responsabilizada a indenizar as parte Autora à qualquer título que seja, material e moral, razão pela qual, a improcedência da demanda é medida impositiva. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulado pela parte Requerente POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICA LTDA., em face do POLO ENGENHARIA LTDA. (atualmente denominada PL ENGENHARIA LTDA.), e por consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida (Id. 82785787). CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. YALE SABO MENDES Juiz de Direito (assinado digitalmente)
