Ementa
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo INPI e por VDA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por VIAÇÃO VALE DO AMAZONAS LTDA. para anular ato administrativo que havia declarado a nulidade do registro da marca mista “VDA” (n.º 914.476.793), restabelecer sua vigência e, por consequência, declarar a nulidade do registro da marca “VDA TRANSPORTES” (n.º 918.235.430), de titularidade da corré. A controvérsia envolve a incidência dos arts. 124, V e XIX, e 129, § 1º, da Lei n.º 9.279/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de enfrentamento da tese defensiva relativa ao direito de precedência; e (ii) estabelecer se é válido o ato administrativo que anulou o registro da marca “VDA” com fundamento no art. 124, V, da LPI e se subsiste o registro posterior da marca “VDA TRANSPORTES” diante da vedação prevista no art. 124, XIX, da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deixa de enfrentar argumento defensivo potencialmente relevante referente ao direito de precedência invocado pela corré, o que caracteriza omissão apta a ensejar sua nulidade.
4. A causa encontra-se madura para julgamento pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, dispensando o retorno dos autos à origem.
5. A proteção do nome empresarial possui alcance territorial limitado à unidade federativa de registro, salvo extensão regularmente promovida perante outras Juntas Comerciais, não sendo oponível nacionalmente sem o cumprimento dessa exigência legal.
6. O ato administrativo do INPI que anulou o registro da marca “VDA” com fundamento no art. 124, V, da LPI desconsidera a ausência de proteção nacional do nome empresarial invocado como óbice, incidindo em vício de legalidade.
7. O direito de precedência exige demonstração do uso anterior e de boa-fé do sinal distintivo como marca para identificação de produtos ou serviços, não bastando a mera comprovação da existência ou utilização do nome empresarial.
8. A corré não comprova o uso marcário anterior apto a caracterizar o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da LPI.
9. As expressões “VDA” e “VDA TRANSPORTES” compartilham núcleo distintivo idêntico, sendo o vocábulo “TRANSPORTES” elemento descritivo desprovido de força distintiva autônoma.
10. Os serviços identificados pelos registros em conflito inserem-se no mesmo segmento econômico de transporte e logística, revelando afinidade suficiente para caracterizar risco de confusão ou associação indevida.
11. A incidência do art. 124, XIX, da LPI depende da verificação do risco potencial de confusão ou associação indevida, sendo desnecessária a demonstração de confusão efetivamente ocorrida no mercado.
12. A alegação de contemporaneidade de uso do sinal distintivo não afasta a aplicação das regras do sistema atributivo de aquisição da propriedade marcária nem autoriza a convivência de registros colidentes.
IV. DISPOSITIVO
13. Remessa necessária e apelações parcialmente providas.1
Tese de julgamento:
A ausência de enfrentamento da tese defensiva relativa ao direito de precedência configura omissão relevante e enseja a nulidade da sentença.
A proteção do nome empresarial limita-se à unidade federativa de registro, salvo regular extensão territorial, não podendo servir de fundamento para impedir registro marcário em todo o território nacional sem a observância desse requisito.
O direito de precedência exige prova do uso anterior e de boa-fé do sinal como marca, não sendo suficiente a utilização do nome empresarial.
A reprodução do núcleo distintivo de marca anteriormente registrada, associada à afinidade entre os serviços, caracteriza risco de confusão ou associação indevida e atrai a vedação do art. 124, XIX, da LPI.
A configuração da colidência marcária prescinde de prova de confusão efetiva, bastando a potencialidade de confusão ou associação indevida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, I, e 1.013, § 3º, IV; Lei n.º 9.279/1996 (LPI), arts. 124, V e XIX, e 129, § 1º; Código Civil, art. 1.166; Lei n.º 8.934/1994.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.280.061/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.09.2016, DJe 15.09.2016; STJ, REsp 1.204.488/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011; TRF2, AC 0089445-98.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Marcello Ferreira de Souza Granado, 2ª Turma Especializada; TRF2, AC 5067800-82.2023.4.02.5101, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Simone Schreiber, 1ª Turma Especializada, j. 12.02.2025, DJe 07.03.2025.