Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do registro da marca "C CONTACRI SERVIÇOS CONTÁBEIS" e reconhecer o direito de precedência da autora sobre a marca "CONTACRIL", além de fixar, de ofício, o valor da causa em R$ 100.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) a adequação do valor da causa fixado de ofício pelo juízo de origem; (ii) a existência de direito de precedência da autora com base no uso anterior e de boa-fé do sinal distintivo; e (iii) o risco de confusão entre as marcas no mercado consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O valor da causa em ações de nulidade de registro marcário deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão. Esse proveito é inestimável e não se confunde com o faturamento da empresa ou com o valor de mercado da marca, sendo adequado o restabelecimento do valor inicial de R$ 1.320,00.
4. O art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 assegura o direito de precedência ao registro àquele que, de boa-fé, já utilizava marca idêntica ou semelhante no país há pelo menos seis meses antes da data do depósito realizado por terceiro.
5. A autora comprovou o uso ostensivo e contínuo do sinal "CONTACRIL" desde 2011, por meio de imagens da fachada de seu estabelecimento, o que representa cerca de sete anos antes do depósito efetuado pela ré em 2018.
6. A semelhança gráfica e fonética entre "CONTACRIL" e "C CONTACRI", associada à identidade de ramo de atuação (serviços contábeis) e de base territorial (Criciúma/SC), gera risco de confusão e associação indevida ao consumidor, violando o art. 124, V e XXIII, da Lei nº 9.279/1996.
7. Com a redução do valor da causa, a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre esse montante resultaria em valor irrisório. Impõe-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, fixando-se a verba em R$ 2.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 9. O uso anterior, público e de boa-fé de sinal distintivo por mais de seis meses assegura o direito de precedência ao registro da marca, obstando a concessão ou manutenção de registro posterior de sinal semelhante por terceiro no mesmo ramo de atividade e localidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 124, V e XXIII, 129, § 1º; CPC, arts. 85, § 8º, 292.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.464.975/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2016; STJ, REsp nº 806.324/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.02.2015; TRF4, AC nº 5018786-39.2021.4.04.7108, Rel. Roger Raupp Rios, 3ª Turma, j. 18.07.2023.