Ementa
DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA MISTA. ELEMENTO FIGURATIVO. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO SUSCETÍVEL DE CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do registro nº 916.091.350, relativo à marca mista “PRIMACOR GRÁFICA”, de titularidade da empresa ré, bem como o pedido subsidiário de nulidade parcial para exclusão do elemento figurativo e de abstenção de uso do sinal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o elemento figurativo da marca mista “PRIMACOR GRÁFICA”, consistente em figura poligonal multicolorida, reproduz ou imita a insígnia utilizada pelo apelante, de modo suscetível de causar confusão ou associação indevida, a justificar a nulidade total ou parcial do registro marcário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia registrada, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando houver suscetibilidade de confusão ou associação.
4. O cotejo das insígnias revela diferenças relevantes. A marca do apelante utiliza forma poligonal bidimensional, com cores em blocos planos e regulares. A marca da apelada utiliza poliedro facetado, com múltiplas faces triangulares, variação de luminosidade e sombreamento, com efeito tridimensional.
5. As diferenças não se restringem às tonalidades das cores. Elas abrangem a aplicação da paleta cromática e o resultado visual, pois uma composição é planificada e a outra é volumétrica.
6. A atualização da identidade visual da empresa ré não caracteriza ilicitude por si só. A ilicitude depende de reprodução ou imitação de sinal protegido de modo suscetível de gerar confusão ou associação indevida.
7. A marca da ré preserva conjunto próprio, com destaque ao nome “PRIMACOR” e composição visual diversa.
8. A jurisprudência do TRF2 afirma que a mera presença de elemento comum entre sinais marcários não basta para caracterizar colidência. A análise deve considerar a distintividade do conjunto ou do elemento especificamente impugnado.
9. Os precedentes invocados pelo apelante não se aplicam automaticamente, pois a exclusão de elemento figurativo depende das características gráficas e cromáticas de cada insígnia em confronto.
IV. Dispositivo
10. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. A nulidade de registro marcário com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 exige reprodução ou imitação de marca alheia registrada, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com suscetibilidade de confusão ou associação; 2. A mera existência de elemento figurativo comum entre marcas não é suficiente para caracterizar colidência marcária quando os conjuntos visuais apresentam distintividade própria; 3. A modernização da identidade visual de empresa não configura ilicitude sem demonstração de reprodução ou imitação de sinal protegido capaz de gerar confusão ou associação indevida; 4. A possibilidade de exclusão de elemento figurativo de registro marcário deve ser examinada de forma casuística, conforme as características gráficas e cromáticas das insígnias em confronto".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX; CPC, art. 487, I; e CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC 0160104-06.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. S.S., 2ª Turma Especializada, j. 26/07/2016.