Ementa
PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 5ª Região 4ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0801741-64.2024.4.05.8200 APELANTE: URBAN AREIA DOURADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA ADVOGADO do(a) APELANTE: ZEINA RASSI NOBREGA - PB24341 ADVOGADO do(a) APELANTE: LAYSA MARA AZEVEDO XIMENES - PB31758 APELADO: URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANTONIO LOPES FERREIRA - SP277235-A ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA HENRIQUE MOURA DOS SANTOS - SP350085-A EMENTA EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCAS. INPI. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DISTINTIVOS. SEMELHANÇA COM A MARCA PARADIGMA. RISCO DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, URBAN AREIA DOURADA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., por meio da qual se contrapõe à sentença proferida em sede de ação submetida ao procedimento comum pelo Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou improcedente o pedido de anulação das decisões administrativas proferidas nos processos nº 916775259 e 912401460, que indeferiu a concessão dos registros das marcas "Urban" e "Urban Empreendimentos". 2. Ao afastar a pretensão da parte autora, o juiz considerou que as marcas se mostram extremamente semelhantes, além de se destinarem a assinalar produtos que guardam afinidade mercadológica (ramo de construção), levando, assim, a possível associação indevida entre elas no território nacional. Seguiu esclarecendo que o elemento fonético diferenciador preponderante entre as marcas da autora ("Urban" e "Urban Empreendimentos") e da litisconsorte (URBAM e U URBAM), seria apenas a palavra "Empreendimentos" (pois indubitável que a letra "n" ao final de "Urban" possui o mesmo som da letra "m" de "URBAM"), vocábulo esse incapaz de possibilitar a coexistência harmônica entre elas, sem causar confusão ao público consumidor. 3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir a legalidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca da apelante, tendo em vista a existência de marca anteriormente registrada que guarda semelhança com o sinal requerido. 4. A apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese, que: (1) as marcas aqui discutidas não possuem o mesmo elemento figurativo; (2) a distinção do público-alvo também minimiza a susceptibilidade de confusão; (3) cada marca também possui um estilo próprio, de modo que não há semelhança gráfica capaz de causar confusão; e (4) as marcas da recorrente e da recorrida coexistem pacificamente há quase 11 anos, ou seja, há mais de uma década convivem de forma harmônica, sem gerar qualquer prejuízo uma à outra. 5. A Lei nº 9.279/96 estabelece, em seu art. 124, inciso XIX, que não são registráveis como marca: "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". 6. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para impedir o registro de determinada marca, é necessária a conjugação de três requisitos: (a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; (b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; e (c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (RESP nº 949514/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 22/10/2007). 7. O primeiro requisito resta evidenciado no caso em exame, pois as marcas cujo registro a apelante pretende obter são denominadas "Urban" e "Urban Empreendimentos", enquanto a marca anterior registrada em nome da URBAM é denominada "URBAM" (e sua variante "U URBAM"). 8. De fato, uma análise comparativa dos elementos nominativos centrais de cada uma dessas marcas revela semelhança fonética acentuada: as expressões "Urban" e "Urbam" são pronunciadas de forma praticamente idêntica, porquanto a terminação em "n" da primeira e em "m" da segunda produzem, na língua portuguesa, o mesmo som nasal, tornando as marcas virtualmente indistinguíveis na sua verbalização. 9. Além disso, a percepção sonora do consumidor médio ao ouvir as marcas "Urban" e "Urbam" será a mesma: o som nasal terminal não estabelece distinção perceptível no cotidiano das relações de consumo. Tal semelhança fonética é suficiente para caracterizar imitação, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. 10. Por sua vez, o argumento da apelante de que as marcas possuem elementos figurativos distintos não afasta a colidência, uma vez que o elemento nominativo é preponderante para fins de aferição da confundibilidade. Dito de outra forma, em matéria de marcas mistas ou figurativas, o elemento verbal tende a ser o mais marcante na memória do consumidor. 11. Anote-se, ainda, que o acréscimo do vocábulo "Empreendimentos" à segunda marca requerida não afasta a colidência, porquanto o termo é de uso corrente e meramente descritivo da atividade econômica desenvolvida pela apelante, carecendo de força distintiva suficiente para diferenciar as marcas, até mesmo porque o elemento de fantasia e distintivo permanece sendo o radical "Urban"/"Urbam", que é idêntico do ponto de vista fonético. 12. O segundo requisito acima enunciado também se faz presente, pois a apelante atua no ramo de construção, incorporação e venda de imóveis residenciais e a segunda apelada, URBAM, é uma urbanizadora que presta serviços relacionados ao planejamento e execução de obras de urbanização, ambas inseridas no mesmo segmento econômico amplo, qual seja o mercado de construção civil e urbanização, configurando afinidade mercadológica inegável. 13. Em relação ao argumento da apelante, segundo o qual a URBAM atende exclusivamente a entes públicos, enquanto ela própria dirige sua atuação ao mercado privado, o que afastaria qualquer afinidade entre os serviços, cumpre enfatizar que a proteção marcária não se limita ao público efetivo e atual de cada empresa, mas alcança o espectro potencial de expansão da atividade e a percepção do mercado em geral. 14. Ademais, o fato de que uma empresa presta serviços a entes públicos não a isola do mercado privado na percepção dos consumidores: a reputação, o reconhecimento e a associação de marcas semelhantes no mesmo setor de atividade podem afetar tanto a clientela pública quanto a privada, além de terceiros que interagem com o mercado imobiliário e de urbanização. 15. Em reforço dessa intelecção, registre-se que a Lei nº 9.279/96 não exige identidade de público-alvo para configurar afinidade mercadológica, sendo suficiente que os serviços sejam semelhantes ou afins, como se dá com os serviços de urbanização e construção imobiliária, pois pertencem ao mesmo campo de atividade econômica e ao mesmo universo de referência para o consumidor. 16. O terceiro requisito igualmente restou demonstrado, pois o consumidor médio, ao se deparar com serviços prestados por empresas com marcas foneticamente idênticas ("Urban" e "Urbam") e atuando no mesmo ramo de atividade econômica, fica exposto ao risco de confusão ou, ao menos, de indevida associação, podendo supor tratar-se de empresas coligadas, do mesmo grupo econômico, ou uma derivação uma da outra. 17. Cabe assinalar que a diversidade de atuação geográfica e a natureza jurídica distinta das empresas não constituem fatores capazes de afastar o risco de confusão, pois o registro de marca no Brasil confere ao seu titular o uso exclusivo do signo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da LPI, sendo irrelevante, dessa forma, que a apelante atue apenas em João Pessoa/PB, considerando que a proteção marcária da URBAM irradia efeitos por todo o país, o que impede o registro de marca colidente por qualquer empresa, independentemente do local de sua sede ou de sua área de atuação. 18. Por sua vez, acerca da distinção de natureza jurídica, o fato de a URBAM integrar a administração pública indireta não neutraliza o potencial de confusão, haja vista que o consumidor médio não é necessariamente capaz de distinguir, com base na simples percepção da marca, se a empresa é pública ou privada. 19. A apelante invoca, ainda, a coexistência pacífica das marcas por cerca de onze anos como evidência de que não haveria risco real de confusão. No entanto, esse argumento não merece prosperar, pois a coexistência fática de marcas no mercado não implica coexistência juridicamente legítima, até mesmo porque o simples decurso do tempo sem litígio aparente não convalida registro indevido nem afasta as exigências da LPI. 20. Demais disso, a ausência de conflito pode decorrer de inúmeros fatores, como a eventual ignorância de uma das partes acerca da atuação da outra, ou a limitação geográfica da disputa, e não necessariamente indica que o risco de confusão não existe ou foi superado. 21. A apelante ainda invoca o princípio da especialidade como fundamento para a coexistência das marcas, argumentando que a diversidade de segmentos de atuação (público x privado) impediria qualquer confusão. 22. O princípio da especialidade no direito marcário determina que a proteção legal de uma marca registrada é restrita ao ramo de atividade, produtos ou serviços que ela designa, conforme a classe definida no INPI, permitindo a coexistência de marcas idênticas ou similares, desde que atuem em mercados distintos, sendo por isso capaz de evitar a confusão do consumidor. 23. Contudo, esse princípio não opera de forma absoluta e não pode ser invocado para afastar a colidência quando os serviços, embora não idênticos, guardam afinidade mercadológica suficiente para ensejar confusão, como ocorre no caso em exame. 24. Acresça-se que, no direito marcário brasileiro, conforme visto, o risco de confusão é analisado sob a ótica do mercado como um todo, de modo que a distinção entre o público-alvo imediato das empresas não elide a afinidade dos serviços nem o risco de associação indevida entre as marcas. 25. Em arremate, diante do exposto, resta forçoso reconhecer que o ato administrativo impugnado está devidamente fundamentado e atende aos requisitos legais, pois o INPI, no exercício de sua competência técnica e especializada, procedeu à análise criteriosa do pedido de registro e concluiu pela impossibilidade de convivência das marcas, em estrita observância ao disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. 26. Nesse contexto, desponta relevante afirmar que a decisão administrativa do INPI sobre registrabilidade de marca goza de presunção relativa de legitimidade e de veracidade, de modo que pode ser revista apenas quando demonstrado erro manifesto ou violação à lei, o que não ocorreu no caso em exame. 27. Deveras, sendo o INPI órgão com experiência específica em propriedade industrial, por isso mesmo com conhecimento técnico indispensável à análise dos pedidos de registro de marcas, apenas a demonstração por meio de prova inequívoca da ocorrência de vício ou ilegalidade é capaz de afastar a presunção de legalidade e veracidade da qual se reveste o ato administrativo que confere o direito de propriedade sobre a marca. 28. Assim, afasta-se a relevância dos argumentos perfilhados na apelação, afirmando-se, em sentido oposto, a legalidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca, impondo-se, dessa forma, a confirmação da sentença. 29. Apelação não provida. 30. Majoração em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (de forma que os honorários finais passam a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ante o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC. RELATÓRIO PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 5ª Região 4ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0801741-64.2024.4.05.8200 APELANTE: URBAN AREIA DOURADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA ADVOGADO do(a) APELANTE: ZEINA RASSI NOBREGA - PB24341 ADVOGADO do(a) APELANTE: LAYSA MARA AZEVEDO XIMENES - PB31758 APELADO: URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANTONIO LOPES FERREIRA - SP277235-A ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA HENRIQUE MOURA DOS SANTOS - SP350085-A