Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. DEFINIÇÃO DA POSIÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE VÍCIO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO REGISTRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para reconhecimento de sua posição processual como litisconsorte necessário especial sui generis, em ação de nulidade de registro de marca em face da autarquia e do titular do registro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a posição processual do INPI em ação de nulidade de registro de marca quando a causa de pedir atribui à autarquia vício no procedimento administrativo que resultou na concessão do registro impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 175 da Lei nº 9.279/1996 estabelece a intervenção obrigatória do INPI nas ações de nulidade de registro de marca quando a autarquia não figurar como autora. A finalidade da intervenção é preservar o interesse público relacionado à execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 4. A definição da posição processual do INPI depende da causa de pedir da ação de nulidade. A interpretação conjunta do art. 175 da Lei nº 9.279/1996 com o art. 124 do CPC admite que a autarquia atue, em regra, como assistente litisconsorcial sui generis ou atípico quando a pretensão se fundamentar em defeito intrínseco da própria marca. 5. Quando a ação atribui vício ao procedimento administrativo de concessão do registro, com imputação de ilegalidade à atuação do INPI, a autarquia deve figurar como parte. Nessa hipótese, configura-se o litisconsórcio passivo necessário entre o INPI e o beneficiário do ato administrativo impugnado. 6. A posição processual do INPI pode sofrer alteração conforme o interesse público envolvido. Admite-se a denominada “migração interpolar” ou litisconsórcio dinâmico, permitindo-se à autarquia abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor quando essa atuação atender ao interesse público. 7. No caso, a ação subjacente imputa ao INPI a concessão irregular do registro da marca nominativa “DCONCEPT”, mediante alegada inobservância dos arts. 124, V e XIX, e 129, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996. A pretensão de nulidade pressupõe, portanto, a análise e eventual desconstituição de ato administrativo praticado pela autarquia. 8. Configura-se, assim, hipótese de atuação do INPI como litisconsorte passivo necessário, pois a autarquia deverá defender ato próprio cuja desconstituição é pretendida na ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para determinar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI passe a figurar nos autos da ação subjacente na condição de litisconsorte passivo necessário. Tese de julgamento: “1. A definição da posição processual do INPI nas ações de nulidade de registro de marca depende da causa de pedir deduzida na demanda. 2. Quando a pretensão de nulidade imputa ao INPI vício no procedimento administrativo de concessão do registro, a autarquia deve figurar como parte em litisconsórcio passivo necessário com o beneficiário do ato administrativo impugnado. 3. Quando a pretensão recair sobre defeito intrínseco da própria marca, sem questionamento sobre vício do procedimento administrativo de registro, o INPI intervém como assistente especial, em modalidade de intervenção sui generis.” Legislação relevante citada: Lei nº 9.279/1996, arts. 124, V e XIX, 129, parágrafo único, e 175; CPC, art. 124. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.109/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 25/03/2021; STJ, REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016; TRF da 2ª Região, Agravo de Instrumento nº 0008917-59.2013.4.02.0000, Rel. Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, Primeira Turma Especializada, publicado em 10/09/2013.